¿Es lícito que mi competencia compré el nombre de mi marca para posicionarse en un buscardor?

La respuesta es no. El que una empresa o particular compre como palabra clave el nombre de una marca conocida y registrada por un tercero, para conseguir posicionamiento en un buscador es hacer un uso ilícito de esa marca.

Ahora bien, aquí la discusión deviene en si también es responsabilidad del buscador. Es decir, si es el buscador quien proporciona el servicio de venta de palabras claves para obtener posicionamiento de pago (SEM), y ofrece palabras que son marcas registradas y conocidas mundialmente, ¿es este responsable? ¿está haciendo el buscador un uso ilícito de la marca?

Hasta la fecha, la respuesta es NO. El buscador no es reponsable porque él no está haciendo un uso de la marca ya que, el sistema que utiliza es automático y no activo por parte del buscador. El prestador del servicio, en este caso el buscador, solo es responsable cuando, conoce que está vendiendo una palabra que es una marca registrada por un tercero, y no la deshabilita. En este caso, sí sería responsable.

A este respecto, una de las resoluciones más conocidas, es la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, de fecha 23 de mazo de 2010, de Louis Vuitton contra Google.

Louis Vuitton demandó a Google por vender como palabra clave su marca “Louis Vuitton” y “LV” (también marca registrada por éste), por entender que estaba haciendo un uso ilícito de la marca.

Finalmente, y tras el estudio del caso, el Tribunal resolvió denegar responsabilidad por parte de Google, al entender que éste no hacia un uso ilícito de la marca, por cuanto, la gestión y procedimiento de venta de AdWords (Servicio de venta de palabras clave de Google) se hacía a través de un sistema automático y no activo por parte del buscador y, por tanto, Google solo puede ser responsable desde el momento en que sea conocedor de la reclamación por parte del titular de la marca y del uso ilícito que de ella que están haciendo sus competidores y aún así, vende la marca como palabra clave.

Así, el alto Tribunal declaró que:

1) (…) que el titular de una marca está facultado para prohibir a un anunciante que, a partir de una palabra clave idéntica a la marca, que haya seleccionado sin consentimiento del titular en el marco de un servicio de referenciación en Internet, haga publicidad de productos o servicios idénticos a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando dicha publicidad no permite o apenas permite al internauta medio determinar si los productos o servicios incluidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero.
2) El prestador de un servicio de referenciación en Internet que almacena como palabra clave un signo idéntico a una marca y organiza la presentación en pantalla de anuncios a partir de tal signo no hace uso de dicho signo en el sentido del artículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva 89/104 o del artículo 9, apartado 1, del Reglamento nº 40/94.
3) El artículo 14 de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la
sociedad de la información, en particular el comercio  electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico), debe interpretarse en el sentido
de que la norma que establece se aplica al prestador de un servicio de referenciación en Internet cuando no desempeñe un papel activo que pueda darle conocimiento o control de los datos almacenados. Si no desempeña un papel de este
tipo, no puede considerarse responsable al prestador de los datos almacenados a  petición del anunciante, a menos que, tras llegar a su conocimiento la ilicitud de estos datos o de las actividades del anunciante, no actúe con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible.

Cabe señalar que, en el caso de Google, dispone de un sistema de reclamación relativo a marcas. Uno específico (para un anuncio concreto) y uno general (para que se haga una revisión de la venta de una palabra clave que se corresponde a una marca registrada). No obstante, dicho sistema, solo está disponible, a fecha, para marcas denominativas (no mixtas).

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