¿Qué puedo hacer cuando alguien compra un dominio con el nombre de mi marca?

Como ocurre ante cualquier tipo de conflicto, cuando alguien ha registrado un dominio que se corresponde con el nombre de una marca registrada, podemos intentar solucionarlo por vía amistosa, en este caso, pidiéndole al titular del dominio que nos lo transfiera ya que, el dominio que ha comprado nos pertenece por corresponderse con el nombre de una marca registrada por nosotros.

Ante esta situación, lo más probable es que el titular del dominio quiera recibir una remuneración a cambio de la cesión del dominio. En este caso, tenemos dos opciones:

  • Negociar y abonar el precio solicitado por la transferencia del dominio.
  • Acudir  a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) en defensa de nuestra marca.

Así, la OMPI pone a disposición de los titulares de dominios un sistema de solución de controversias en materia de nombres de dominio, cuyas siglas en inglés son UDRP.

Se trata de un sistema de arbitraje, al que están sometidos obligatoriamente los titulares de dominio en caso de conflicto y que consiste en resolver quien tiene derecho legítimo sobre el dominio. El titular de la marca o el titular del dominio.

Dicho procedimiento está recogido en el apartado 4 de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, aprobada el pasado 26 de agosto de 1999, por la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN), y en el Reglamento que la desarrolla.

Dicha Política establece que para que el titular de una marca pueda tener derecho sobre el nombre de un dominio registrado por un tercero, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos:

1.- Que el nombre de dominio sea idéntico o similar al de la marca.

2.- Que el titular del dominio no tenga derecho legítimo en relación con el nombre del dominio.

Este extremo es difícil de probar por parte del demandante, por lo que, en este caso, es la parte demandada (el titular del dominio) quien debe probar que tiene derechos legítimos sobre el dominio. Derechos tales como:

  • Que utiliza el dominio desde hace tiempo o tiene previsto utilizarlo.
  • Que es conocido en el mercado por el nombre del dominio aunque no tiene reconocida la marca.
  • Que hace un uso leal y no comercial del nombre de dominio.
  • Que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fé.

Las pruebas que puede presentar el demandante para acreditar que el registro del dominio se ha hecho de mala fe, son las siguientes:

  • Circunstancias que indiquen que el dominio se ha registrado con la intención de vender, alquilar o ceder el dominio al titular de la marca o a un competidor de éste.
  • Cuando el registro del dominio se hace para impedir que lo utilice el titular de la marca.
  • Cuando se usa para hacer competencia comercial al titular de la marca o para confundir a los usuarios de internet respecto al titular de la marca.

En definitiva, este procedimiento está pensado para los casos en los que se registra un dominio que pertenece a una marca registrada y se utiliza para hacer competencia a la marca o para confundir al consumidor.

Cabe decir, que el importe de este procedimiento asciende a unos mil, mil quinientos euros, por lo que, a la práctica, en muchas ocasiones, el perjudicado acaba pagando ese importe al titular del dominio registrado para que se lo transfiera, antes que acudir al procedimiento arbitral de la OMPI porque, al fin y al cabo, le va a costar eso, y se evita el procedimiento que aunque rápido, siempre es más lento que llegar a un acuerdo.

Por último, señalar que en el caso de los dominios .es, además de a la OMPI, se puede acudir ante el Consejo Superior de Cámaras para resolver el conflicto, organismo designado por el Proveedor Red.es.

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